2015年美国专利诉讼判例精选

2015年是专利产业世界里忙碌的一年，延续了2014年不论在美国联邦最高法院或是联邦巡回上诉法院（CAFC）都持续出现有别于以往不同的新判决。本科技产业资讯室网站(iKnow)整理以下12件2015年度美国专利诉讼案例，供各界参考。

1. Teva Pharmaceuticals USA, Inc. v. Sandoz, Inc.

（美国最高法院判决CAFC就地方法院专利请求项解释裁决结果之复审原则）

美国联邦最高法院本案判决，说明一审联邦地院于专利侵权诉讼中参酌系争专利相关内部证据（intrinsic evidence，包括专利请求项内容、专利说明书及专利审查历程纪录）之分析结论以及专利请求项最终解释裁决结果，属于法律问题（question of law），联邦巡回上诉法院（CAFC）应采用重新审理原则（de novo review）进行复审；而就联邦地院参酌外部证据（extrinsic evidence）所做出之事实认定（factual findings）方面，属于事实问题（question of fact），CAFC不应重新审理并直接废弃之，而应检视其中是否存在明显错误（review for clear error）。

2. Commil USA, LLC v. Cisco Systems, Inc.

（美国最高法院判决被告事前善意认定专利无效情形不可作为诱引侵权抗辩）

美国联邦最高法院本案判决，说明被告当事人事前善意认知（good-faith belief）系争专利为无效之情形，并非美国专利法第271条(b)款（35 U.S.C. § 271(b)）所述诱引侵权（induce infringement）责任之一项有效抗辩，意即被告事前善意相信系争专利无效之情形，不可以作为一项抗辩理由，来否定诱引侵权成立之主观要件。

3. Kimble v. Marvel Entertainment, LLC

（美国最高法院判决专利权人就已失效专利向他方要求或收取权利金行为 当然违法）

美国联邦最高法院本案判决，确立了专利到期失效后仍继续支付权利金之协议条款为当然违法（unlawful perse）之明确规则，同时亦建议当事人如何在专利授权或侵权诉讼和解协议中回避该规则。本案亦显示联邦最高法院不会轻易推翻涉及解释专利法条之判例，对此当事人须出示「极特殊」（superspecial）理由来克服「遵循先例」原则，然而，最高法院并未举例说明何种类型理由可满足前述前述门槛。

4. In re Cuozzo Speed Technologies, LLC

（USPTO多方复审程序适用最宽广合理解释原则，PTAB是否发起复审决定为不可上诉）

CAFC本案合议庭判决，首次确立：（一）美国专利商标局专利审判暨上诉委员会（PTAB）是否发起多方复审等AIA专利复审程序之决定为最终及不可上诉（non-appealable）性质；（二）PTAB于AIA专利复审程序中正确采用最宽广合理解释原则（Broadest Reasonable Interpretion）来解释复审专利请求项内容。鉴于CAFC驳回原告召开联席法庭要求之后，美国联邦最高法院已同意本案移审请愿，前述两项议题之后续发展，仍须持续观察。

5. Suprema, Inc. v. U.S. International Trade Commission

（专利权人可就特定物品进口美国后所发生之间接侵权行为获得关税法337条救济）

CAFC本案联席判决中，裁定一项物品（article）之直接侵权情形若发生于其进口美国之后，则该物品符合1930年关税法337条(a)(B)(i)项中所定义之「侵权物品」（”articles ...that infringe”），同时美国国际贸易委员会（ITC）可就前述物品发佈排除命令（exclusion order）以禁止该物品继续进口至美国，以及停止暨禁止命令（cease and desist order）来禁止已进口之该物品于美国境内供应或贩售。本案确认了专利权人可就被告当事人诱引他方在进口至美国后使用进口期间尚未侵权之物品来侵害一项方法专利之间接侵权行为，获得关税法337条就不公平竞争行为之救济。

6. Ariosa Diagnostics, Inc. v. Sequenom, Inc.

（美国专利法101条专利适格性之Mayo认定标准争议）

CAFC本案合议庭判决引用美国联邦最高法院Mayo Collaborative Services. v. Prometheus Laboratories, Inc.（132 S. Ct. 1289, 2012）案判决所建立两步骤分析方法（Mayo标准），来认定本案系争专利发明标的，亦即透过检测母体血液和血浆中父系遗传cffDNA来之DNA基因检测方法，为属于自然现象（natural phenomena）应用，且前述方法之步骤皆为相关领域众所皆知之常规性活动，不存在任何显著发明概念，故不具美国专利法101条（35 U.S.C. § 101）所述之专利适格性。本案结果，或可能使未来基于自然法则或现象之医疗或生技产品或诊断检测方法发明等，较难以获得或行使专利权。鉴于Mayo标准所叙述之不可专利标的，其中包含自然法则、自然现象或抽象概念，其涵盖范围过于宽大，易导致不当排除具可专利性之发明成果，本案在原告提出移审请愿下，未来可能为联邦最高法院重新审视。

7. SCA Hygiene Products v. First Quality Baby Products et al.

（权利懈怠为专利侵权诉讼中排除原告法律救济权利之有效抗辩）

CAFC本案联席法庭判决，确认权利懈怠原则（Laches）仍为专利侵权诉讼之一项有效抗辩，可排除原告专利权人获得侵权赔偿之法律救济（legal remedy），同时，联邦地方法院须依据最高法院eBay Inc. v. MercExchange L.L.C.（547 U.S. 388, 2006）一案所建立分析架构，来衡量权利懈怠之相关事实根据，以决定是否同意核发禁制令；权利懈怠主张在缺乏特殊情势（extraordinary circumstances）下，不得排除原告就侵权情形来获得持续性权利金。

8. Stryker Corp. v. Zimmer, Inc. & Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.

（美国专利法284条恶意侵权加重赔偿议题之Seagate认定标准争议）

Stryker及Halo两案原告主张，CAFC于In re Seagate Technology LLC（497 F.3d 1360, Fed. Cir. 2007）案中针对恶意侵权所建立之认定标准过于严苛，鉴于最高法院于Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc.（134 S. Ct. 1749, 2014）案中已驳回CAFC就美国专利法285条律师费转移议题所使用之认定标准（Brooks Furniture标准），CAFC仍采用类似认定标准来衡量美国专利法284条之恶意侵权加重赔偿议题是否有误？联邦地院在裁量专利法284条议题上应有更多自由裁量权，并要求最高法院废弃前述认定标准。美国联邦最高法院于2015年10月19日同意两案移审请愿。

9. Willaimson v. Citrix Online, LLC, et al

（缺乏手段用语之功能请求项是否适用美国专利法112条f项之认定原则）

CAFC本案联席判决说明，就缺乏「手段」（means）用语但叙述特定功能步骤之功能请求项，是否适用专利法112条第6段（35 U.S.C. § 112, para.6，为现行美国专利法112条第(f)项）规定，所应采用之认定标准，为判定相关技术领域具通常习知技艺人士能否自叙述特定功能之请求项中理解出等同于其相应结构之明确意义。倘若一功能请求项中并未使用「手段」用语，则被告当事人仍可证明该专利说明书未能充分揭露执行前述功能之相应结构，来克服不适用专利法112条第6段之推定。

10. Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.

（具F/RAND授权义务之SEP专利权人仅于对造明确拒绝接受F/RAND授权条件下，方可要求核发禁制令而未构成违反契约义务）

美国联邦第九巡回上诉法院本案合议庭判决，确认并维持联邦地院一审就摩托罗拉标准必要专利（SEP）之合理权利金计算方式及裁决结果，以及同意一审陪审团判决认定摩托罗拉提供给微软之首次SEP授权要约条件及后续向法院要求核发侵权产品禁制令之行为，构成违反其向IEEE与ITU两标准组织提出之F/RAND授权承诺中所要求之善意及公平交易原则。本案判决与2015年欧盟法院就德国杜塞道夫地区法院审理Huawei v. ZTE一案中SEP禁制令核发是否违反欧盟竞争法律议题之见解一致，亦即SEP专利权人仅于可能被授权人明确拒绝接受F/RAND授权下，方可要求法院核发禁制令。本案为第九巡回上诉法院首次就具F/RAND授权义务SEP之合理权利金议题作出裁示。

11. Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization v. Cisco Systems Inc.

（未带有F/RAND授权义务SEP之合理权利金计算原则）

CAFC本案合议庭判决说明未带有F/RAND授权义务SEP之合理权利金计算原则，与2014年Ericsson v. D-Link（773 F.3d 1229, 2014）一案中为带有F/RAND授权义务系争SEP之情形不同。本案判决说明，倘若为法庭所参考之过去授权个案或两造权利金数字主张，已存在适当之专利价值区分基础，则采用实施专利发明之最小可计量单位（smallest salable patent-practicing unit），并非合理权利金计算之必要方法；无论系争SEP是否具有F/RAND授权义务，皆须考虑其受标准化因素，俾使就专利本身价值以及经标准化后所获得之附加价值进行区隔。

12. Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd. et al

（专利权人无须证明系争专利技术特徵构成系争产品主要市场需求，以满足eBay禁制令核发标准之无法弥补损害要件）

CAFC本案合议庭判决，推翻地院驳回永久禁制令核发裁定结果并发回更审，认为地院就最高法院eBay禁制令核发标准之认定过于严苛，并说明存在多项零组件或专利技术特征之侵权产品（multi-component/multi-featured devices，例如三星智慧型手机及平板电脑产品），原告在建立专利侵权和无法弥补损害情形两者因果关联性上，无需证明系争专利技术为消费者选择购买侵权产品之唯一或主要诱因，而仅需证明系争专利技术与消费者对侵权产品需求，两者之间存在「一定程度关联性」（some connection），并确实影响其选择购买侵权产品之意愿。原告可透过出示多种事实根据来证明前述关联性，例如系争专利技术为诱使消费者购买侵权产品的技术特征之一，或该技术致使侵权产品更具市场竞争力。